148-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 148-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal b), 135 literal b), 136 literal h), 172, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Interpretación, de oficio, de los artículos 136 literales a) y b), 150, 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486. Actor: MUNICH S.L. Marca: “MUNICH SL” (mixta). Expediente Interno Nº 2010-00449.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de septiembre del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 16 de julio de 2013.

1. Las partes:

   Demandante: MUNICH S.L.

   Demandados: LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (“SIC”).

   Tercero Interesado: GIOVANNY GARCÍA RÍOS.

2. Determinación de los hechos relevantes:

   – El 9 de octubre de 2009, el señor Giovanny García Ríos solicitó el registro de una marca FIGURATIVA en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   – Mediante Resolución Nº 18491, de 12 de abril de 2010, la SIC concedió el registro de la marca solicitada. No se presentaron oposiciones.

   – El 15 de septiembre de 2010, la sociedad MUNICH S.L. presentó demanda ante el Consejo de Estado, a fin de solicitar la nulidad de la Resolución Nº 18491, de 12 de abril de 2010.

   – La Sección Primera del Consejo de Estado admitió a trámite la demanda mediante auto calendado el 15 de diciembre de 2010, en el cual ordenó notificar a la entidad demandada la SIC y al señor García, en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso.

3. Fundamentos de la demanda:

   Entre los principales argumentos de la demandante MUNICH S.L., algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, se encuentran los siguientes:

   – “El 5 de diciembre de 1978, la Oficina Española de Patentes y Marcas concedió el registro de la marca MUNICH SL (mixta), para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. El 27 de septiembre de 1991, la sociedad MUNICH S.L. presentó dos solicitudes de registro en España de una marca figurativa para identificar productos comprendidos en las Clases 18, 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza. Las solicitudes fueron otorgadas los días 6 de abril y 5 de junio de 1992, respectivamente. El 27 de febrero de 1992, la sociedad MUNICH S.L. solicitó el registro de la marca MUNICH ACTV (mixta) en España para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue otorgada. En el 2004, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (“OAMI”) concedió el registro de las marcas MUNICH (mixta) en las Clases 18, 25 y 28, FIGURATIVA en la Clase 25 y X (Mixta) en las Clases 18, 25 y 28, como marcas comunitarias europeas. Entre los años 2006 y 2008, la sociedad MUNICH S.L. solicitó el registro de las marcas arriba mencionadas, solicitudes de registro concedidas por las oficinas de Marcas y Patentes de países como México, Japón y Brasil”.

   – Asimismo, se señala que en varias oportunidades el señor Giovanny García Ríos realizó compras por internet de los productos ofrecidos por la sociedad MUNICH S.L. y en una oportunidad solicitó a ésta poder fabricar dichos productos en Colombia.

   – El 9 de septiembre de 2009, el Departamento de Exportaciones de la sociedad MUNICH S.L. respondió a la solicitud hecha por Giovanny García Ríos informando que: l) La estructura comercial para la venta de los zapatos MUNICH no está desarrollada en Colombia y tampoco cuenta con agentes comerciales que abran mercados en este país. II) Existe un interés de la sociedad MUNICH S.L. por encontrar un distribuidor que tenga la capacidad económica para implantar la plataforma de distribución de los zapatos que fabrican y bajo las marcas MUNICH y FIGURATIVAS. III) El señor García no tiene la capacidad para ser el distribuidor en Colombia de los productos de la sociedad MUNICH S.L.

   – El 29 de julio de 2010, la sociedad MUNICH S.L. envió carta de reclamo por correo certificado a través de apoderado al domicilio del señor Giovanny García Ríos en Bogotá D.C., titular de mala fe en Colombia de las marcas MUNICH (mixta) y FIGURATIVA en la clase internacional 25, para que se abstuvieran de utilizar la marca MUNICH de propiedad de la sociedad MUNICH S.L., a la cual el señor García no respondió.

   – Asegura que la demandada desconoció el contenido de los artículos 134, 135, 136 literal h), 147, 172, 224 y 228 de la Decisión 486, toda vez que la marca figurativa fue solicitada de mala fe, carece de distintividad y es similarmente confundible con las marcas NOTORIAS de la sociedad cuyo titular es la sociedad MUNICH S.L. asimismo con su NOMBRE COMERCIAL, el que viene utilizando en el mercado desde el año 1964.

   – En virtud de la norma comunitaria y de los diversos tratados internacionales sujetos a reciprocidad por parte del Estado colombiano en materia de propiedad industrial, le otorgan un mejor derecho frente a la marca FIGURATIVA solicitada y concedida en Colombia. Alega el Convenio de París, así como la Convención de Washington (1929).

   – Sostiene que cualquier consumidor que vea unos zapatos deportivos o zapatos para jugar fútbol con la marca MUNICH o las dos bandas cruzadas dentro de una flor de cuatro pétalos, productos identificados en la Clase 25 de la Clasificación internacional de Niza, los asociará con un producto fabricado por la sociedad MUNICH S.L.

   – Los productos de la marca figurativa concedida en registro mediante Resolución Nº 18491 tiene los mismos canales de comercialización que los de los productos de la sociedad MUNICH S.L., creando confusión directa desde el punto de vista de los productos y confusión indirecta sobre el origen empresarial de los mismos.

   – “El símbolo, marcas y nombre comercial de MUNICH S.L. no sólo es notorio y renombrado a nivel nacional, sino que a través de las representaciones de la referida firma en distintos países como Italia, Portugal, Suiza, Holanda, Bélgica, (…) etc. También es notorio y renombrado en la Comunidad Económica Europea y a nivel internacional”.

4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   La SIC contestó la demanda alegando que:

   – El fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por la SIC, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

   – La inactividad de la sociedad demandante en la vía gubernativa, por cuanto al revisar las actuaciones administrativas se pudo constatar que la sociedad MUNICH S. L. no presentó oposición a la solicitud de registro.

   – No puede predicarse la mala fe del señor Giovanny García Ríos máxime cuando la sociedad MUNICH S.L. no presentó oposición a la solicitud de registro.

   – La notoriedad de la marca de la cual es titular la sociedad MUNICH S.L. debió ser probada dentro del momento procesal oportuno, es decir, dentro del plazo de treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro.

   El tercero interesado el señor GIOVANNY GARCÍA RÍOS contestó la demanda alegando que:

   – De conformidad con el artículo 224 de la Decisión 486 para que una marca sea notoria en la Comunidad, debe tener esa condición en cualquiera de los países que lo conforman, presupuesto que no se cumple.

   – No existe mala fe en la obtención de registro contenido en la Resolución Nº 18491, toda vez que entre la sociedad MUNICH S.L. y el señor Giovanny García Ríos no existió una relación de distribución o algo semejante que permita indicar lo contrario.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 16 de julio de 2013.

2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas.

   El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136 literal h), 147, 172, 224 y 228 de la Decisión 486.

   Se limitará la interpretación del artículo 134 a su literal b) y del artículo 135 a su literal b). Se interpretarán los artículos solicitados: 136 literal h), 172, 224 y 228 de la Decisión 486.

   De oficio, se interpretarán los artículos 136 literales a) y b), 150, 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   (…)

   b) las imágenes, figuras, símbolos...