139-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 139-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 147 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a) y 135 literal g) de la misma Decisión 486.

Marca: DAY FRESH 2000 (denominativa).

Actor: sociedad VALBRON & CIA., C.A.

Proceso interno Nº. 2011-00230.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de septiembre del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 2011-00230;

El auto de 16 de julio de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad VALEBRON & CIA., C.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad LA FORET (SUISSE) LTD.

* Hechos.

1. El 16 de diciembre de 2003, la sociedad VALEBRON & CIA., C.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo DAY FRESH 2000 (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 537 de 27 de febrero de 2004. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad LA FORET (SUISSE) LTD. sobre la base de su solicitud anterior del signo FRESH DAY (denominativo) para distinguir productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Por Resolución Nº. 47342 de 24 de noviembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la actora y negó el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad VALEBRON & CIA., C.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº. 1791 de 26 de enero de 2009, confirmó la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº. 73258 de 28 de diciembre de 2010, confirmó también la Resolución Nº. 47342 de 24 de noviembre de 2008.

6. La sociedad VALEBRON & CIA., C.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   * Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad VALEBRON & CIA., C.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

1. En los hechos manifiesta que es titular en Venezuela del registro de las marcas DAY FRESH 2000 para distinguir productos de las Clases 3 y 5. Que la sociedad LA FORET (SUISSE) LTD. "solicitó registro de la marca FRESH DAY para la Clase 3", la actora presentó oposición al mencionado registro sobre la base de sus marcas venezolanas. "Para efectos de la oposición y para acreditar el interés real de VALEBRON & CIA. C.A. en el mercado colombiano presentó el 16 de diciembre de 2003 solicitudes de marca en Colombia para DAY FRESH 2000 (productos de la clase 3) y DAY FRESH (productos de la clase 5)". Indica que la oposición presentada fue declarada fundada.

2. Al hacer referencia a las Resoluciones impugnadas dice no estar de acuerdo con la afirmación de que el signo solicitado está compuesto por las expresiones DAY y FRESH que resultan inapropiables por ser débiles y de uso común y que combinadas con el número 2000 constituyen un término evocativo.

3. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que los signos en conflicto distinguen diferentes tipos de productos, pues el signo DAY FRESH 2000 distingue productos de la clase 3 mientras que el signo FRESH DAY distingue productos de la Clase 5, agrega "las marcas además de distinguir productos de clases diferentes son distintas gráfica y conceptualmente: DAY-FRESH (sic) y DAY FRESH 2000, circunstancia que es muy importante cuando se distinguen productos de clases diferentes, pues hace que el riesgo de confusión o de asociación sea inexistente".

4. Violación del artículo 150 de la Decisión 486 ya que la Jefe de Signos Distintivos "no realizó el examen de registrabilidad exigido (...) pues decidió que el signo DAY FRESH 2000 corresponde exclusivamente a tres menciones descriptivas que no son apropiables (...)".

5. Se violó el artículo 147 de la Decisión 486. No se puede aceptar que la Superintendencia en un proceso acepte las oposiciones de la demandante y en otro le niegue el registro del signo.

   * Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas la Superintendencia "no ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 (...)".

2. Los signos en conflicto "presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, pues si bien estos coinciden la expresión DAY FRESH/FRESHDAY, se puede observar que el signo solicitado está acompañado de dos palabras que cambian de orden que para este caso cuentan con similar pronunciación por lo cual, NO le otorga suficiente distintividad a los productos que pretende amparar. Por otra parte el aspecto fonético no es muy diferenciador, ocasionando un alto riesgo de confusión para el consumidor".

3. Que el número 2000 "no constituye un elemento diferenciador entre las marcas que se comparan (...)".

4. Entre los productos que distinguen los signos en conflicto hay conexión competitiva.

   * Tercero interesado.

   No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte de la sociedad LA FORET (SUISSE) LTD. tercero interesado en el proceso.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo DAY FRESH 2000 (denominativo), fue el 16 de diciembre de 2003, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán 136 literal a), 147 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 134 literal a) y 135 literal g) de la Decisión 486; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   "(...)

Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

* las palabras o combinación de palabras;

(...)

Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trata en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(...)

Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)

Artículo 147

A efectos de lo...