130-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 130-IP-2013

Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, de los artículos 135 literales a) y b), 136 literal a), 145 y 172 párrafo segundo, de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134, literales a), b) y g), 146, 150 y 157 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2006-00049. Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Marca: MIJAO (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dos días del mes de octubre del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de agosto de 2013.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODCUTOS EL REY S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: CHOCOLATES EL REY C.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   a. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad CHOCOLATES EL REY, C.A., solicitó el 30 de noviembre de 2004 el registro como marca del signo mixto MIJAO, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Se indicó expresamente que la expresión “chocolate oscuro y grano de origen venezolano” irá como explicativa.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 553 de 30 de junio de 2005, no se presentaron oposiciones.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 20888 de 29 de agosto de 2005, resolvió conceder el registro solicitado.

   4. La sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   5. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que el signo solicitado incluye la figura de una corona junto con la expresión “El REY” en un lugar central de la etiqueta. Dicha expresión es idéntica a las múltiples marcas mixtas y denominativas EL REY, registradas en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.

   2. Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista gráfico y denominativo. Se puede generar confusión directa e indirecta en el público consumidor.

   3. Indica, que los signos en conflicto amparan los mismos productos.

   4. Expresa, que el signo solicitado debió denominarse y publicarse como MIJAO EL REY (mixta). El signo fue mal solicitado y mal publicado, lo que conlleva la violación del derecho del debido proceso y de defensa de los terceros que pudieran verse afectados.

   5. Agrega, que la solicitud del signo MIJAO se realizó de mala fe, ya que aunque ya había sido negada fue nuevamente solicitada, pero esta vez omitiendo mencionar la expresión “EL REY. La mencionada expresión forma parte preponderante del signo. La marca fue anteriormente negada por una oposición realizada por la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.

   6. Arguye, que para la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., debido al reducido espacio de la publicación, fue imposible percatarse de la expresión “EL REY” y la figura de una corona.

   7. Sostiene, que es tan evidente la mala fe, que ante una solicitud de registro marcario por parte de la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., la sociedad CHOCOLATES EL REY C.A. se opuso argumentando que su marca MIJAO contenía la expresión “EL REY”.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráfico, ortográfico, fonético y conceptual.

      • Indica, que la palabra MIJAO le otorga al signo solicitado suficiente distintividad.

   2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      En el informe de la corte consultante se afirma que la sociedad CHOCOLATES EL REY C.A. guardó silencio.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   La corte consultante solicitó la interpretación de los artículos 135 literales a) y b), 136 literal a), 145 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se hará la interpretación solicitada. Se restringirá la interpretación del artículo 172 a su párrafo segundo. De oficio, se interpretarán los siguientes artículos: 134 literales a) b) y g), 146, 150 y 157 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos

;

(…)

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

Artículo 145

Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación.

Artículo 146

Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada

.

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución

.

Artículo 157

Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos

.

(…)

Artículo 172

(…)

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa...