122-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 122-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales e) y f), 135 literales a), b) y c) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: FIGURATIVA. Actor: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. (PROCAPS). Proceso interno Nº 2007-00155.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 16 días del mes de julio del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 135 literales a), b) y c) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº 2007-00155.

El auto de 19 de junio de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. (PROCAPS).

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia.

2. Hechos.

   1. El 18 de noviembre de 2004, la sociedad PROCAPS S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de una marca figurativa, para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 549, sin que ningún tercero presentara oposición al respecto.

   3. Mediante Resolución núm. 12363, de 27 de mayo de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, denegó el registro solicitado por considerar que el signo carecía de la suficiente fuerza distintiva para ser registrado como marca, puesto que es la forma usual de algunos de los productos que se pretenden identificar, por lo cual se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135, literal c), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   4. Contra dicha Resolución la sociedad solicitante interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución núm. 19835, de 27 de julio de 2006, en el sentido de confirmar la decisión de denegar el registro de la marca figurativa.

   5. Inconforme con la decisión, la sociedad PROCAPS S.A. interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien a través de la Resolución núm. 32299, de 29 de noviembre de 2006, resolvió confirmar las decisiones antes mencionadas, quedando así agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad actora PROCAPS en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Las Resoluciones atacadas vulneraron los artículos 134, 135 literales a), b) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por indebida aplicación en la medida en que se denegó el registro de una marca que cumplía a cabalidad con todos y cada uno de los presupuestos requeridos para que un signo pueda constituirse como marca, dentro de los cuales indudablemente se encuentra la distintividad.

   2. La marca solicitada es totalmente registrable ya que las características especiales que la componen le atribuyen la suficiente distintividad como para constituirse en marca, y precisamente la figura está delimitada en un recuadro, tiene efectos visuales y de luz que imposiblemente constituyen un uso común y además, es un color específico.

   3. Ningún comerciante distinto a PROCAPS S.A. ha utilizado este signo o alguna de sus características por lo que la calificación de uso común es equivocada. Lo que pretende la demandada es justamente la protección de la asociación que ya tienen los consumidores respecto de su marca mixta que incluye las mismas cualidades gráficas acompañadas con las palabras de PROCAPS CÁPSULA LÍQUIDA y evitar que el signo sea imitado por terceros. Ésta será una de las denominadas marcas DÉBILES.

   4. En cuanto a la perceptibilidad, la marca debatida es tan perceptible que precisamente por aceptar tal calidad, la Superintendencia denegó su registro.

   5. La entidad demandada vulnera también el artículo 135 literal c) de la citada Decisión 486 por indebida aplicación, toda vez que si bien las formas usuales representadas por sí solas no pueden ser apropiadas en exclusiva por un solo titular, éstas sí podrán ser registradas en la medida que se encuentren acompañadas por otros elementos característicos y novedosos tales como: colores, imágenes, figuras, trazados, entre otros, que le impriman distintividad, y en este caso el registro pretendido no es sólo sobre la forma básica de una cápsula de medicamentos, por lo que erró la Superintendencia al denegar el registro, pues la figura está acompañada de otros múltiples factores que la sustraen de la “forma usual” y la llevan al campo de la autonomía del signo.

   6. La marca será irregistrable si es exclusivamente la forma usual del producto o envase que identifica y esto no sucede en este caso. Además, señala los distintos tipos de cápsulas existentes para concluir que los signos de PROCAPS S.A., combinados y dispuestos en su especial sentido otorgan la distintividad requerida por la ley para poder diferenciarla y apartarla de una cápsula común.

   7. Finalmente invoca como argumento de sus pretensiones lo dispuesto por el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, en cuanto establece que podrá registrarse como marca un color delimitado por una forma, o una combinación de colores.

   8. PROCAPS S.A. no podrá impedir con el registro de su marca FIGURATIVA la utilización por terceros de la forma TRIDIMENSIONAL de una CÁPSULA. Sólo pretende el registro de una marca FIGURATIVA, es decir aquella representable mediante impresión gráfica y con un espectro BIDIMENSIONAL. Las decisiones atacadas estarían ajustadas a derecho si el registro fuese para una marca TRIDIMENSIONAL.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La SIC contesta la demanda manifestando que:

   1. La marca FIGURATIVA presentada por la empresa PROCAPS S.A. no tiene la capacidad de identificar un producto que le permita distinguirse dentro de la generalidad de productos que pretende identificar toda vez que dista de ser singular o particular. Carece de distintividad.

   2. La marca FIGURATIVA no presenta elementos especiales que la hagan diferenciable de los productos comprendidos en la clase 5, especialmente medicamentos de administración oral como las pastillas, pastas y grageas, las cuales no pueden ser concedidas a favor de una sola persona de manera exclusiva dado que otros competidores las necesitan.

   3. La marca FIGURATIVA no reúne el requisito de distintividad y, por ende, se halla incursa en la causal de irregistrabilidad del literal c) del artículo 135 de la Decisión 486.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135 literales a), b) y c) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación prejudicial se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo FIGURATIVO, fue el 18 de noviembre de 2004, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que se interpretarán los artículos 134, 135 literales a), b) y c) y 150 de la Decisión 486. Se limitará la interpretación del artículo 134 a los literales e) y f).

      Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

      Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

      (…)

      Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

      Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

      (…)

      e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

      f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

      (…)

      Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

      a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

      b) carezcan de distintividad;

      b) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

      (…)

      Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En case se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

      (…)

      .

   1. La marca y los requisitos para su registro. La distintividad.

      El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que...